судебная практика по товарному знаку
Когда правообладатель товарного знака не сможет взыскать компенсацию за его использование третьими лицами?
Юрист патентно-адвокатского бюро «Гардиум»
специально для ГАРАНТ.РУ
Компенсация как способ защиты исключительных прав на товарный знак набирает все большую популярность. Вместе с тем ведение судебного процесса связано со значительными издержками, поэтому перед инициированием разбирательства важно понимать перспективы удовлетворения исковых требований.
Рассмотрим случаи, когда у правообладателя может не получиться взыскать компенсацию за использование принадлежащего ему товарного знака с третьих лиц.
Третьи лица использовали товарный знак правообладателя до принятия Роспатентом решения о его регистрации
Срок от подачи заявки на регистрацию товарного знака до принятия Роспатентом соответствующего решения может составить более 12 месяцев. Поскольку процедура регистрации товарного знака достаточно продолжительная, предприниматели задаются вопросом, можно ли взыскать с третьих лиц компенсацию за использование принадлежащих им товарных знаков за тот период, когда заявка уже подана, но Роспатент еще не принял решение о регистрации.
В соответствии с п. 1 ст. 1491 Гражданского кодекса исключительное право на товарный знак действует в течение 10 лет с даты подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака в Роспатент.
Исходя из данной нормы, исключительное право на товарный знак возникает после подачи заявки в Роспатент. Следовательно, использование третьими лицами принадлежащего правообладателю обозначения после подачи заявки, но до принятия решения Роспатентом о регистрации товарного знака должно признаваться нарушением его исключительного права. Таким образом, предприниматели полагают, что могут взыскивать компенсацию за несанкционированное использование принадлежащих им товарных знаков в указанный период.
Вместе с тем судебная практика по данному вопросу сложилась неоднозначная. Поэтому рассмотрим случаи, когда при аналогичных обстоятельствах суды приходили к совершенно противоположным выводам.
Так, 2 сентября 2014 года ООО «Студия анимационного кино «Мельница» подало в Роспатент заявку на регистрацию в качестве товарного знака обозначения «Три богатыря. Ход конем». До принятия Роспатентом решения о регистрации студии стало известно, что третье лицо без ее согласия реализует DVD-диски и раскраски под указанным обозначением. Тогда студия произвела закупку контрафактных товаров, чтобы зафиксировать факт нарушения своих исключительных прав.
После принятия Роспатентом решения о регистрации товарного знака студия обратилась в суд с исковым заявлением к ответчику о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак. Исковое заявление было удовлетворено. При этом суды отклонили довод ответчика о том, что использование обозначения до его регистрации в качестве товарного знака не может рассматриваться как нарушение исключительных прав правообладателя (постановление Суда по интеллектуальным правам от 7 июня 2017 г. по делу № А08-2700/2016).
В другом деле суды пришли к противоположным выводам.
14 сентября 2012 года ООО «Маша и Медведь» подало заявку на регистрацию двух изобразительных товарных знаков. После подачи указанных заявок, но до даты принятия Роспатентом решения о регистрации компании стало известно, что ее права нарушаются третьими лицами. Чтобы зафиксировать факт нарушения своих прав, компания произвела закупку контрафактных товаров.
Основываясь на п. 1 ст. 1491 ГК РФ, компания посчитала, что ее исключительные права на зарегистрированные товарные знаки действуют с момента подачи соответствующих заявок, а, значит, подлежат защите. Поэтому после принятия решения о регистрации заявленных обозначений в качестве товарных знаков компания обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам № 505856 и № 505857.
В результате компании не удалось взыскать компенсацию за использование принадлежащих ей обозначений. Судом по интеллектуальным правам было отмечено, что в соответствии со ст. 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак принадлежит лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак. При этом совершенные другими лицами до государственной регистрации товарного знака действия по использованию сходного обозначения не являются нарушением исключительного права и к таким лицам не могут быть применены меры ответственности, предусмотренные гражданским законодательством (постановление Суда по интеллектуальным правам от 17 февраля 2017 года № С01-1271/2016 по делу № А71-990/2016).
Истек срок исковой давности для предъявления требований о взыскании компенсации
Согласно п. 1 ст. 196 ГК РФ общий срок исковой давности составляет три года со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права.
В соответствии с Постановлением Президиума ВАС РФ от 2 апреля 2013 года № 15187/12 по делу № А42-5522/2011 законом не установлены иные правила исчисления исковой давности для требований о защите исключительных прав на товарный знак, в связи с чем к требованиям о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака подлежит применению общий срок исковой давности.
Таким образом, требования о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака должны быть заявлены в течение трех лет с момента, когда правообладателю стало известно о нарушении его исключительных прав. В противном случае правообладателю может быть отказано в удовлетворении требований о взыскании компенсации.
Так, ООО «Девелопмент» обратилось в суд с требованием к ОАО «Сбербанк России» о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак № 335609 «Мы всегда рядом». В процессе судебного разбирательства банк заявил о пропуске срока исковой давности. Поскольку требование компании было заявлено по истечении трехгодичного срока, суд отказал в удовлетворении исковых требований (постановление Суда по интеллектуальным правам от 25 декабря 2013 года № С01-300/2013 по делу № А40-221/2013).
Произошло исчерпание исключительных прав правообладателя на товарный знак
Согласно ст. 1487 ГК РФ не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.
Данный принцип исчерпания права означает, что предприниматель не может препятствовать использованию знака применительно к тем же товарам, которые введены в гражданский оборот им самим либо с его согласия. То есть он не может осуществлять свое право дважды в отношении одних и тех же товаров, поставляемых на товарный рынок.
Так, истцу принадлежал товарный знак «Русмаш» по свидетельству № 473042, и ему стало известно, что ответчиком реализуется товар, на упаковку которого нанесено изображение, сходное до степени смешения с принадлежащим ему товарным знаком. Истец обратился в суд с иском о взыскании компенсации.
В процессе судебного разбирательства было установлено, что ответчик приобрел данные товары у третьего лица. При этом само третье лицо приобрело указанные товары у Истца. Таким образом, ответчик реализовывал товары, произведенные и введенные в гражданский оборот самим правообладателем спорного товарного знака. Поскольку произошло исчерпание исключительного права, истцу было отказано во взыскании компенсации с ответчика (постановление Суда по интеллектуальным правам от 30 ноября 2018 г. № С01-946/2018 по делу № А03-19009/2017).
Потребители не смогут спутать товары правообладателя и товары третьего лица
Согласно п. 3 ст. 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.
Исходя из данной статьи, нарушением исключительных прав правообладателя на товарный знак является такое использование, при котором возникает вероятность смешения. То есть необходимо доказать, что потребители могут спутать товары правообладателя и товары третьего лица. В противном случае взыскать компенсацию за использование товарного знака не получится.
Так, ООО «Манго Телеком» принадлежат товарные знаки по свидетельствам № 566451, № 467758, № 467759, № 235044, № 242054, включающие в себя словесные элементы «Манго Телеком», «MangoTelecom», «Mango Tele.com» и «Mango Office». Под данными обозначениями осуществляет свою деятельность одна из крупнейших телекоммуникационных компаний Российской Федерации. Ей стало известно, что другая компания, ООО «Джентельменские решения», в своей рекламе указывает на то, что ее сервис является аналогом сервиса «Манго телеком».
Результатом стал судебный иск с требованием о взыскании компенсации, однако в его удовлетворении суд отказал, ссылаясь на то, что в тексте рекламной ссылки имеется прямое указание на то, что сервис ответчика является аналогом сервиса истца, а не самим сервисом «Манго телеком», в связи с чем указанные сервисы нельзя перепутать (постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 9 июля 2018 г. № 09 АП-27975/2018-ГК по делу № А40-81716/17).
Правообладатель использует товарный знак исключительно с целью взыскания компенсации с других участников экономической деятельности
В соответствии с п. 1 ст. 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).
Суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании ст. 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по государственной регистрации соответствующего товарного знака могут быть квалифицированы как злоупотребление правом (п. 62 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 5 и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ № 29 от 26 марта 2009 г. «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).
Поскольку основной функцией товарных знаков является индивидуализация товаров, то суды признают злоупотреблением правом действия правообладателей по аккумулированию товарных знаков и их использованию исключительно с целью взыскания компенсации с других участников экономической деятельности. Соответственно, в удовлетворении требований о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак такому правообладателю будет отказано (постановление Суда по интеллектуальным правам от 24 июля 2018 г. № С01-422/2018 по делу № А28-5685/2017).
Как защитить товарный знак от незаконного использования
Старший партнер патентно-адвокатского бюро «Гардиум», патентный поверенный № 1947. В практике более 20 лет.
Защита товарного знака не работает по умолчанию. Конкуренты могут не стесняясь взять название, запустить рекламу и зарабатывать на вашей известности. Но с этим можно бороться. Грамотная стратегия защиты заставит конкурентов признать нарушение и заплатить компенсацию.
С первого раза понимают не все. Тогда начинаются суды и даже уголовные дела. Компании-нарушителю запрещают использовать название, заставляют уничтожить продукцию и остановить рекламу. Особо злостных нарушителей можно лишить бизнеса, а иногда и свободы. Рассказываем, как защитить товарный знак, чтобы никто не использовал вашу репутацию незаконно.
Консультация юриста
по защите товарного знака
Как конкуренты нарушают права на товарный знак: примеры из практики
Незаконное использование товарного знака выражается по-разному. Иногда нарушители и сами не знают, что нарушают закон. Вот что они делают с чужими товарными знаками чаще всего.
Размещают на вывеске
Один салон повесил вывеску «Маникюр в 4 руки», не зная, что конкуренты зарегистрировали обозначение «4 hands». Несмотря на перевод, суд признал это нарушением, обязал снять вывеску, запретил использовать название и назначил компенсацию в 600 тысяч рублей (Решение АС Новосибирской области № А45-15826/2015 от 01.02.2016).
Маркируют и продают продукцию
Товары, маркированные чужим товарным знаком, являются контрафактными. Их могут конфисковать, а продавца — оштрафовать. Где именно продаются товары, значения не имеет. Это может быть обычная точка в ТЦ, интернет-магазин или маркетплейс.
Один ИП из Ростова продавал в детском магазине товары с логотипами Nike и Fila. Пришла прокуратура и составила протокол — товары изъяли и уничтожили (Решение АС Ярославской области № А82-11307/2020 от 18.08.2020).
Контрафакт — это не только поддельные кроссовки Abibas и сумки LOUIS VUITTON c рынка. Конкуренты могут использовать ваш товарный знак в любой нише:
Используют в рекламе
Чужие товарные знаки нельзя использовать для продвижения своих товаров и услуг. По закону такие действия считаются недобросовестной конкуренцией — можно попасть на штраф и компенсацию.
Например, в Иваново станкостроительный завод использовал логотип другого завода на своих визитках, фирменных бланках, баннерах, квартальных календарях и информационных стендах. За это и поплатился: логотип был товарным знаком, в пользу правообладателя взыскали 450 тысяч рублей компенсации (Решение АС Ивановской области № А17-10117/2016 от 26.04.2018).
Часто чужие товарные знаки используют для рекламы в интернете — чтобы выйти в ТОП выдачи по запросам конкурентов. Например, одна компания использовала название другой в составе ключевой фразы для настройки контекстной рекламы в Яндексе. Она запускала объявления с фразой «Ремонтиста — Проверь цены своего сервиса!», которое появлялось по запросу «Ремонтиста». Это название другой компании, и оно оказалось товарным знаком. Правообладатель пошёл в суд и отсудил за это почти миллион рублей компенсации (Решение АС г. Москва № А40-147213/18-105-779 от 11.08.2020).
Консультация юриста по интеллектуальным правам
Используют в домене
Доменное имя (http//:доменное имя.ru) — это средство индивидуализации в интернете. Если конкуренты будут использовать в своём домене ваш товарный знак, это тоже нарушение. Тогда использование доменного имени можно запретить.
Одна компания так и сделала. Она зарегистрировала товарный знак «SAUCONY», а потом узнала, что конкуренты зарегистрировали домен «saucony.ru». Суд поддержал правообладателя: нарушителю запретили использовать сайт и взыскали компенсацию в 300 тысяч (решение АС Калининградской области №А21-10484/2015 от 16.05.2015).
В другом случае нарушителю повезло меньше. Суд взыскал 5 млн рублей компенсации за то, что МФО использовала для работы домен «ekapusta.com». Оказалось, что другая финансовая компания зарегистрировала товарный знак «КАПУСТА» и использование домена нарушает её права (Решение АС Новосибирской области А45-10613/2019 от 28.06.2020).
Ввозят «серый» импорт
Конкуренты не могут без разрешения ввозить в Россию товары, маркированные вашим товарным знаком. Такой импорт незаконен. Нарушителей могут наказать, даже если они не знали, что ввозят контрафакт. Одна компания так завезла автозапчасти NISSAN, а они оказались подделкой. ФТС конфисковала автозапчасти, компания получила штраф (решение АС. г. Москвы по делу № А40-194725/20-33-1401 от 28.10.2020).
Чтобы контрафакт не смогли ввезти в Россию, товарный знак можно внести в ТРОИС (таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности). Если конкуренты пытаются ввезти маркированные товары без вашего разрешения, ФТС пресекает несанкционированный ввоз, конфискует партию и сразу сообщает вам (ст. 334 закона № 289-ФЗ от 03.08.2018). В 2020 году таможенная служба так предотвратила ввоз в Россию 13 млн единиц контрафакта, предотвращённый ущерб оценили в 4,5 млрд рублей.
Узнайте как внести товарный знак
в ТРОИС за 5 минут
Используют чужие мемы в рекламе и на продукции
Не удивляйтесь, мемы тоже оформляют как товарные знаки. Есть уйма желающих использовать вирусные картинки в коммерческой деятельности. Мемы печатают на футболках, используют в рекламе, размещают на упаковках и вывесках. Просто так — без разрешения правообладателя, это делать нельзя. Если мем зарегистрировали как товарный знак, правообладатель может требовать компенсацию. Сумма может быть больше, чем ожидает нарушитель.
В этой шкуре уже побывал МЕГАФОН. Компания разместила на своём сайте изображение «Ждуна», который оказался зарегистрированным товарным знаком. За это суд взыскал с компании 8,6 млн рублей (Решение АС г. Москва № А40-182074/17-110-1675 от 10.09.2018). И таких примеров уйма. По одному только «Ждуну» в судебном реестре более 500 дел.
Как понять, что конкуренты используют ваш знак незаконно?
Нарушение прав на товарный знак можно квалифицировать при наличии одновременно трёх признаков: 1) сходство до степени смешения; 2) однородность товаров или услуг; 3) отсутствие разрешения на использование знака в бизнесе.
1. Проверить сходство до степени смешения. Необязательно, чтобы название конкурентов полностью повторяло ваш товарный знак. Достаточно, что оно ассоциируется с обозначением в целом, несмотря на отдельные различия. Если есть угроза, что рядовой потребитель из-за этого может перепутать одну компанию с другой — это сходство до степени смешения. Например:
Учитывайте, что вероятность смешения — оценочный фактор. При рассмотрении дела суды учитывают: где вы используете товарный знак, как долго используете, узнают ли его потребители (п. 162 Постановления ПВС № 10 от 23.04.2019).
Проверьте нарушения на товарный знак во всех реестрах Роспатента
2. Проверить однородность товаров и услуг. Если у вас СТО, а другая компания взяла ваш товарный знак и написала его на вывеске в парикмахерскую, она ничего не нарушает. Незаконное использование товарного знака имеет место, когда стороны работают в одной или смежной области бизнеса. Например, продают одежду и обувь, производят резиновые перчатки и резиновые сапоги, сдают в аренду квартиры и нежилые помещения.
Во внимание будут приниматься род товаров и услуг, их назначение, условия сбыта, круг потребителей и т.д (п. 42 Обзора, утв. Президиумом ВС РФ от 23.09.2015).
Например, услуги «реализация товаров» и «реклама» неоднородные, потому что у них разные аудитории и условия реализации (Решение СИП № СИП-343/2017 от 29.09.2017). А «пульт ДУ» и «установки электрические для дистанционного управления производственными процессами» однородные, потому что выполняют одну функцию, имеют один круг потребителей и оба продаются в специализированных магазинах (Постановление СИП № СИП-3/2020 от 08.10.2020).
3. Зафиксировать бездоговорное использование в бизнесе. Если кто-то свяжет себе свитер, напишет на груди «Chanel» и будет носить на работу, он ничего не нарушит. Но если начнёт продавать футболки с таким принтом на рынке за 500 рублей — товары признают контрафактом. Чтобы нарушение имело место, обозначение должно использоваться без разрешения владельца в бизнесе: для выпуска, продажи товаров или услуг, рекламы, получения прибыли и т.д. Под использованием понимается размещение товарного знака на товарах, этикетке, упаковке, на документах, вывеске, в рекламных объявлениях, соцсетях и пр. (ст. 1515 ГК РФ).
Что грозит конкурентам за нарушение прав на товарный знак
Комплекс мер защиты прав на товарный знак охватывает широкий круг способов и мер ответственности для нарушителей.
Изъятие и уничтожение контрафакта, документов, оборудования. Товары, на которых незаконно размещены чужие товарные знаки, являются контрафактными. Правообладатель может потребовать в суде их изъятия из оборота и уничтожения за счёт нарушителя. То же самое касается любых материалов, которыми сопровождается оказание услуг: визитных карточек, фирменных бланков, рекламных материалов, вывесок и т.д. (п.п. 2, 3 ст. 1515 ГК). А если конкуренты специально для выпуска контрафакта запустили целую производственную линию, можно добиться изъятия и уничтожения этого оборудования. Но придётся доказать, что оборудование использовалось только для производства контрафакта (п. 5 ст. 1252 ГК).
Возмещение убытков. Если кто-то незаконно использует ваш товарный знак, вы несёте убытки в виде упущенной выгоды (п. 2 ст. 15 ГК). Иными словами, вы не получаете тех доходов, на которые могли бы рассчитывать в обычных условиях:
Их можно в судебном порядке взыскать с нарушителя или выбрать компенсацию (пп. 3 п. 1, п. 3 ст. 1252 ГК).
Компенсация. Её можно взыскать в судебном порядке вместо возмещения убытков. Обычно правообладатели просят от суда назначить компенсацию, потому что доказать и обосновать размер убытков сложнее. Можно выбрать назначение компенсации в одной из трёх форм (п. 4 ст. 1515 ГК):
Правообладатель сам выбирает подходящий ему способ защиты товарных знаков. Суд по своей инициативе не сможет изменить вид компенсации (п. 35 Обзора, утв. Президиумом ВС РФ от 23.09.2015). Подробнее о компенсации рассказываем ниже.
Ликвидация компании, ИП-нарушителя. Если конкуренты неоднократно и грубо нарушают ваши права на товарный знак, обратитесь в прокуратуру. По требованию прокурора компанию или ИП-нарушителя могут ликвидировать через суд (ст. 1253 ГК). Неоднократным считается нарушение исключительных прав лицом, которое уже привлекалось к ответственности за аналогичные нарушения. А грубым — нарушение, которое повлекло серьёзный ущерб.
Например, в Ростове суд прекратил деятельность ИП, за то, что она хранила и распространяла контрафактные DVD-диски. При принятии решения суд учёл, что ИП раньше привлекали за это к уголовной ответственности, а причинённый ущерб составил 163 тысячи рублей (решение АС Ростовской области № А53-8222/2013 от 16.08.2013).
Административный штраф. Если будет доказано, что конкуренты незаконно использовали ваш товарный знак, их могут оштрафовать на сумму до 50-200 тысяч рублей для компании и 10–50 тысяч для директора. А если докажут, что товары производились с целью сбыта, сумма штрафа может достигнуть 5-кратного размера стоимости контрафакта (ст. 14.10 КоАП). Кроме наказания за использование товарного знака могут оштрафовать:
Уголовное наказание. Если конкуренты использовали ваш товарный знак неоднократно и это причинило вам ущерб в сумме не менее 250 тысяч, нарушителей могут привлечь по уголовной статье. В этом случае виновное лицо может получить штраф до 300 тысяч рублей или даже реальный тюремный срок до 2 лет + 80 тысяч рублей штрафа. А если к ответственности привлекается организованная группа, штраф может вырасти до 1 млн рублей, а срок лишения свободы фигурантов — до 6 лет (ст. 180 УК).
Как защитить товарный знак: что делать и куда обращаться
Защита прав на товарный знак — забота правообладателя. Не существует никакой «патентной полиции», которая будет отслеживать и наказывать нарушителей. Чтобы конкуренты почувствовали тяжёлую руку правосудия, систему нужно запустить самостоятельно. Вот что для этого нужно сделать.
1. Собрать доказательства. Никогда точно не знаешь, что суд примет в качестве доказательства. Подойдут любые документы и свидетельства, которые подтверждают незаконное использование товарного знака:
2. Направить претензию. Чтобы обращаться в суд, сначала нужно направить конкурентам претензию на товарный знак. Это обязательно, если нарушитель — компания или ИП.
Если составить убедительную претензию, суд может и не потребоваться. Узнав о ваших намерениях, конкуренты станут сговорчивее и охотнее пойдут на мировую: заключат лицензионный договор или выплатят компенсацию. А если не пойдут или не ответят на претензию за 30 дней, можно готовить иск и идти в суд (п. 5.1 ст. 1252 ГК). Досудебный порядок разбираем ниже.
3. Подать жалобу. Пока ждёте ответа на претензию, продолжайте собирать доказательства. Подайте заявление:
Документы, которые вы получите в результате, помогают доказать правоту в судебной практике по патентным спорам. Если на руках есть протоколы и решения по административным и уголовным делам, суды быстрее соглашаются с истцами и охотнее назначают компенсацию. В этом случае не придётся ничего доказывать, суд превращается в формальность.
4. Подготовить иск и идти в суд. Обычно на этом этапе нарушители становятся сговорчивее. Проверки и штрафы от ФАС и Роспотребнадзора сильно выматывают, а перспектива суда с правообладателем не сулит хорошего исхода. По нашему опыту, в таких ситуациях конкуренты готовы договариваться мирно. А если не готовы: ждём 30 дней с момента отправки претензии, составляем иск и идём суд.
В иске можно потребовать (п. 1 ст. 1252 ГК):
Сначала иск подают в арбитражный суд. Он рассматривает споры между предпринимателями по защите товарных знаков в качестве первой, а затем и апелляционной инстанции. По статистике за 1 полугодие 2020 года, арбитражные суды рассмотрели 4173 дела о защите товарных знаков. Из них судьи удовлетворили 3454 иска.
Если после апелляции одну из сторон не устраивает результат, в качестве кассационной инстанции жалобу будет рассматривать Суд по интеллектуальным правам — СИП (ст. 27 АПК, пп. 2 п. 3 ст. 43.4 закона № 1-ФКЗ от 28.04.1995). А ещё СИП рассматривает дела:
Защита товарных знаков — основная нагрузка СИПа. По статистике за 1 полугодие 2019 года (более поздние данные на момент подготовки материала не опубликованы), суд рассмотрел 233 дела по товарным знакам. Судебная практика по патентным спорам гораздо уже — всего 29 дел.
Защищаем интересы клиентов
в СИП со дня его основания
Как составить претензию и зачем она нужна
Чтобы суды не отказали в рассмотрении дела, сначала правообладатель направляет нарушителю претензию на товарный знак (п. 5.1 ст. 1252 ГК).
Чем полезна претензия. Это досудебный порядок урегулирования спора. По нашей практике, на этом этапе удаётся решить примерно 40% споров. Хорошо составленная претензия повышает вероятность, что конкурент испугается и не захочет доводить дело до суда. А если захочет, всегда есть возможность договориться и заключить мировое соглашение в процессе.
По статистике СИПа за 2014–2018 годы, в результате примирительных процедур удалось закрыть 35,1% споров. Это высокий показатель, он свидетельствует о готовности бизнеса договариваться по спорам в области интеллектуальной собственности. Предприниматели знают — судиться дороже. На экспертизы, пошлины, сбор доказательств и юридические услуги может уйти 200–500 тысяч и даже больше. Все эти расходы суд взыщет с нарушителя, и последний скорее всего об этом знает.
Претензия демонстрирует серьёзность намерений правообладателя. В документе просят прекратить незаконное использование товарного знака, указывают ожидаемую сумму компенсации и предлагают заключить лицензионный договор — чтобы знак использовался законно. Претензия выступает предупреждением для нарушителя: если ты не готов договариваться, мы идём в суд. Это будет долго и дорого, лучше соглашайся.
Как написать претензию. Можно составить самому, но надёжнее доверить это юристам по интеллектуальным правам. Чем грамотнее составлен документ, тем больше шансов на быстрое досудебное урегулирование. Юрист изучит ваше дело, поможет собрать и оценит доказательства, выработает стратегию досудебной защиты прав на товарный знак. А ещё он расскажет о перспективах и найдёт болевые точки, на которые стоит давить.
Куда и как отправлять претензию. Претензию всегда отправляют на юридический адрес нарушителя. Посмотрите его в ЕГРЮЛ/ЕГРИП (п. 63 Постановления Пленума ВС № 25 от 23.06.2015). Или посмотрите в договоре, если раньше сотрудничали с нарушителем (п. 4 Обзора, утв. Президиумом ВС от 22.07.2020).
Использовать фактический адрес офиса, когда он не совпадает с реестром и его нет в договоре, опасно. Если адресат не получит письмо на почте, суд откажет в принятии иска — за несоблюдения досудебного порядка. В АПК не указано, куда именно должна направляться претензия, но спорить с судом дольше. Придётся отправлять претензию повторно и ждать ещё 30 дней.
Чтобы письмо точно не потерялось, отправьте его заказным письмом с описью и уведомлением о вручении. Уведомление вернётся обратно — сохраните его, а когда пойдёте в суд — приложите к иску. Это доказывает, что досудебный порядок соблюдён.
Чек-лист. Чтобы претензия точно сработала, нужны:
Что делать, если вам пришла претензия?
Не игнорируйте её. Скорее всего, отправитель готов подавать иск. Если вы действительно что-то нарушили, в ваших же интересах закрыть вопрос до суда. Вот что стоит сделать.
Как посчитать компенсацию за незаконное использование товарного знака
Когда дело доходит до взыскания компенсации, её нужно правильно рассчитать. Законодательство устанавливает особые алгоритмы расчёта взыскиваемой с нарушителя суммы. Правообладатель может попросить компенсацию в одной из трёх описанных ниже форм (п. 4 ст. 1515 ГК).
В твёрдой сумме — от 10 тысяч до 5 млн рублей
В иске можно указать любую сумму, которую правообладатель считает объективной. Дальше суд будет смотреть, какая сумма выглядит соразмерной нарушению и сколько нужно взыскать. Судьи определяют размер компенсации исходя из доказательств, которые представит истец, а также принципов справедливости и разумности (п. 62 Постановления Пленума ВС № 10). Будут учитывать:
В судебной практике по защите товарных знаков максимальную сумму назначают редко. Чаще суды ограничиваются компенсацией в несколько сотен тысяч рублей. Например, в Новосибирске с парикмахерской взыскали 450 тысяч, хотя правообладатель просил 1 млн рублей (Решение АС Новосибирской области № А45-147/2018 от 26.02.2018). А а с красноярской кофейни взыскали всего 220 тысяч, при требовании в 2 млн рублей (Решение АС Красноярского края № А33-13207/2016 от 22.11.2016).
Чтобы получить больше, правообладателю нужно обосновать заявленный размер: показать документы, доказать известность знака, предполагаемый объём выпускаемого контрафакта за время незаконного использования знака. Обосновать размер компенсации поможет опытный IP-юрист.
В двукратном размере стоимости лицензии
В этом случае сумма компенсации определяется как удвоенная стоимость франшизы за период незаконного использования знака. Если вы никогда до этого не продавали франшизу, лучше выбрать иную форму компенсации, иначе в удовлетворении иска могут отказать (например, Постановление СИП № А40-126600/2013 от 06.06.2014).
Если опыт продажи лицензий есть, сумму компенсации можно рассчитывать и обосновать, показав ранее заключённые лицензионные договоры. Расчёт делается по простой формуле: стоимость месячного роялти умножается на количество месяцев незаконного использования. Обычно такой расчёт охотнее принимается судами. Как результат — удовлетворение иска в полном объёме.
Так, мясокомбинату из Самары присудили 1 млн рублей компенсации (решение АС Самарской области № А55-37887/2019 от 07.09.2020), а поставщику китайских товаров из Владивостока — сразу 6 млн рублей (решение АС Приморского края № А51-22905/2019 от 13.07.2020 года).
Если вы покажете суду лицензионный договор, это ещё не значит, что он назначит запрошенную компенсацию. Ответчик может оспорить расчёт. Сославшись на существо нарушения, условия других договоров и заключение экспертизы, суд может снизить и эту сумму компенсации.
В двукратном размере стоимости контрафактных товаров
Если у заявителя есть данные про объёмы выпуска и реализации контрафакта, размер компенсации можно привязать к ним. Обычно правообладатели отталкиваются от стоимости контрафактной продукции, заявленной самими нарушителями и доказательств объёмов продукции. Подойдут любые документальные доказательства.
Например, компания-производитель пастилы из Коломны в иске ссылалась на составленные полицией протоколы изъятия контрафактной продукции и цены, указанные нарушителем на сайте. Суд признал расчёт справедливым и взыскал в пользу компании 2 млн рублей (Решение АС Московской области № А41-32467/16 от 08.09.2017).
В другом деле дистрибьютор китайской обуви ссылался в иске на таможенную стоимость контрафакта. Он посмотрел сумму в декларации, умножил её на два и заявил в иске. Суд сказал, что это справедливо и взыскал с нарушителя 843 тысячи рублей компенсации (Решение АС Приморского края № А51-29718/2013 от 20.08.2014).
Чтобы получить максимальную сумму, правообладателю нужен грамотный юрист. Он обоснует для суда сумму компенсации и поможет отстоять размер, если ответчик подаст апелляцию. А ещё окажет послесудебную поддержку, если нарушитель не захочет исполнять решение суда добровольно.
Заказать анализ спора
IP юристу Гардиума
Зачем нужен IP-консалтинг на аутсорсе
Если нужно зашить рану или вправить сломанную кость, человек идёт к хирургу или травматологу — обычный семейный врач не поможет. Так и с товарными знаками: для грамотной защиты нужен юрист по интеллектуальной собственности — IP-юрист.
Вокруг товарных знаков много нюансов и тонкостей: оценка сходства знаков и однородности товаров, сбор доказательств, претензионная работа, расчёт и обоснование компенсации. Штатные юрисконсульты поверхностно разбираются в интеллектуалке. Они смогут составить претензию или подготовить иск, но отсутствие опыта и специфических знаний сильно усложняет работу. С IP-консультантом сотрудничать выгоднее и проще.
Юрист по ИС оказывает комплексные услуги и берет на себя все вопросы защиты прав на товарный знак, от превентивных мер, до послесудебного сопровождения. Юрист по интеллектуальной собственности самостоятельно найдёт нарушения и предложит варианты защиты. Бизнес не будет тратить время на поиск и работу с конкурентами.
У IP-консультантов есть специализация. Одни юристы занимаются только судебными спорами, другие — только претензионной работой, а третьи специализируются на лицензионных соглашениях. IP-юрист глубоко погружается в предмет и разбирается в тонкостях защиты товарного знака в разных нишах, от фармацевтики до рекламы.
IP-юриста не нужно нанимать в штат. Он работает по договору и берёт деньги только за оказанные услуги. Нет нарушений — нет и расходов на консультанта.
Расходы на IP-консалтинг можно взыскать в судебном порядке. Услуги юриста в итоге оплатит компания-нарушитель.
Коротко: как защитить товарный знак
Ирина Резникова
Старший партнер патентно-адвокатского бюро «Гардиум», патентный поверенный № 1947.
В практике более 20 лет.